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¿Es necesaria la ayuda de un abogado en un litigio por infracción de marca?

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2 diciembre, 2022  |  Marcas registradas, Propiedad Intelectual

Las marcas comerciales son una valiosa herramienta que las empresas utilizan para distinguir los productos y servicios en el mercado. Si los competidores realizan una infracción de marcas, es posible que las empresas decidan presentar una demanda para solicitar un requerimiento judicial; una orden judicial que obligue a los competidores a dejar de infringir y, una indemnización por daños y perjuicios.

No obstante, la forma de proceder en un caso de infracción de marcas no siempre es tan clara. Todo dependerá de los casos que se presenten en los tribunales de los Estados Unidos.

¿Es realmente una infracción de marca?

Cuando las personas se enfrentan a un posible problema de marca, la primera pregunta debería ser si tienen una marca registrada a nivel federal. Los registros de una marca comercial pueden otorgar los derechos a nivel nacional de utilizar un nombre comercial concreto para una determinada categoría de productos.

Un ejemplo de esta situación es: podría tener una marca sobre el nombre “Little Box of Heaven'' para panaderías, pero podría no tener protección sobre ese nombre para guitarras, automóviles o medicamentos. En otras palabras, las marcas existen dentro de ámbitos particulares, conocidos como clases.

Si las personas tienen una marca federal, le da un caso más fuerte de infracción si ven que otra empresa intenta utilizar un nombre similar, en la misma esfera o clase de productos o servicios, sin embargo, si no tienen una marca federal, siguen estando protegidos por las leyes de infracción de marca o leyes de competencia desleal del estado. En términos generales, estas leyes impiden que otra empresa que venda productos idénticos abra al otro lado de la calle.

Sin embargo, las leyes estatales no protegerán de la apertura de un negocio de este tipo en todo el país. Así, en el ejemplo anterior, las personas podrán demandar a una panadería que abriera con el nombre en Brooklyn, pero probablemente no a una en San Diego. En cualquier caso, la cuestión de si se tiene o no una marca federal es la puerta de entrada ante una posible infracción de marcas.

¿Vale la pena demandar por infracción de marca?

Dejando de lado la cuestión de si tienen o no una marca federal, consideren los efectos de que otra empresa utilice los mismos nombres. Por ejemplo: una panadería de San Diego utiliza el mismo nombre que una panadería de Brooklyn.

¿Es probable que los clientes que entren en cualquiera de las dos tiendas para tomar un café se confundan sobre quién es el propietario? Quizás algunos. ¿Es probable que la tienda de San Diego le quite el negocio a la suya? Probablemente no, ya que la mayoría de las panaderías funcionan gracias a la afluencia de clientes. Tal vez, si ambos venden productos en línea, algunos clientes de internet estarían confundidos sobre cuál de las dos panaderías es la que quieren, pero probablemente no muchos.

Ahora consideren los costos de las demandas por infracción de marcas. Normalmente, los abogados que llevan casos de marcas cobran 250 dólares por hora o más, especialmente en las grandes áreas metropolitanas. Un litigio completo de marcas puede costar fácilmente más de 20.000 dólares, y esa cifra puede aumentar dependiendo de la ubicación del litigio y la posibilidad de apelación.

Honorarios de los abogados en un tribunal estatal

Si la marca de las empresas se utiliza solamente en un estado, lo más probable es que las demanda por infracción de marcas se presente ante un tribunal estatal, y las leyes del estado determinarán cómo se pagarán los honorarios de los abogados.

En la mayoría de los estados, los tribunales no exigen que las personas que perdieron la demanda paguen los honorarios de los abogados de los demandantes. En pocas palabras, aunque ganen, se le tendrá que pagar a los abogados; lo que puede ser increíblemente caro. Sin embargo, en algunas jurisdicciones, como Colorado, Carolina del Norte, Wisconsin y Puerto Rico, la parte vencedora recibe los honorarios de los abogados como algo natural.

Litigio sin juicio

Una estrategia muy utilizada se trata de presentar una demanda por infracción y pedir al tribunal que genere una medida de emergencia hasta que el caso se pueda litigar por completo y tener una decisión mediante un juicio. Este tipo de reparación se denomina orden judicial preliminar o temporal, y usualmente ordena al que es el presunto infractor que no haga uso de la marca en cuestión hasta que sea resuelta la demanda.

En la práctica, cuando el presunto infractor recibe este tipo de orden, lo coloca en una posición insostenible desde el principio. La parte que lleva a cabo la demanda normalmente llega a un acuerdo en términos favorables.

Para obtener una orden judicial de este tipo es necesario convencer al tribunal de dos hechos básicos:

  • Si no se brinda la ayuda de emergencia, la empresa sufrirá daños irreparables.
  • El caso debe ser lo suficientemente sólido como para que pueda ganar si finalmente se lleva a cabo un juicio.

El primer hecho es fácil de demostrar. La simple existencia y uso diario de una marca infractora le quita al propietario de la marca original su base de clientes y la buena voluntad comercial que representa como marca. Ya que no existe una forma real de medir dicha pérdida en términos monetarios, este tipo de caución generalmente se considera irreparable.

El segundo hecho, el éxito probable, es otra cuestión. Aquí, el juez tiene que estar convencido de que el reclamo de infracción del demandante es lo suficientemente fuerte como para justificar la privación del infractor del derecho a usar su marca sin primero celebrar un juicio.

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